Alegato sobre Registrabilidad de Envases como Marcas Tridimensionales

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 SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Abg. Sasha Mandakovic Falconi, en mi calidad de apoderado especial de COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., dentro del trámite de registro del signo distintivo “DISEÑO DE BOTELLA”, trámite No. 139955/03 WUR, alego en los términos que siguen:

I
ANTECEDENTES

1.1    Antecedentes de hecho relevantes al proceso

De manera previa a detallar los antecedentes procesales de este trámite administrativo de oposición, paso a continuación a detallar ciertos antecedentes que deben ser considerados para la resolución que se emita en este proceso.

Estos antecedentes refieren información de las partes procesales y de varios otros procesos –en sede administrativa y jurisdiccional- que se encuentran en curso en la actualidad respecto de los signos distintivos de COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. (en adelante simplemente CCN):

1.1.1    CCN es una empresa de larga y reconocida trayectoria en la República del Ecuador, que por más de 90 años ha venido comercializando cerveza.

1.1.2    CCN produce y comercializa cerveza de distintas marcas, varias de ellas líderes en el mercado ecuatoriano. Entre sus principales marcas de cerveza se encuentran PILSENER, CLUB y DORADA, que son productos que vienen siendo comercializados en el país hace muchos años y son muy conocidos por los consumidores.

1.1.3    Particularmente, el producto de marca PILSENER es líder en el mercado de las bebidas de moderación y ha sido comercializado en el Ecuador hace más de 100 años, primero por parte de la compañía Ecuador Breweries & Co. fundada en 1897 y a partir de 1921 por su sucesora, CCN (ver anexo 4 de escrito de prueba 1).

1.1.4    La cerveza de marca PILSENER se la puede adquirir en distintas presentaciones, la tradicional botella de 578ml retornable, y en presentaciones más modernas, como la botella de 311ml retornable también y la twist-off.

1.1.5    Cabe señalar que, si bien toda botella por definición es una vasija que contiene líquidos y que se conforma por un cuerpo y un cuello, el diseño de la botella en la que se comercializa predominantemente la cerveza PILSENER (aquellas de 578ml) forma parte esencial e integrante de la marca y de la apariencia comercial del producto, ya que el envase, por su diseño, que consiste en una forma particular caracterizada por las proporciones entre cuerpo y cuello, la forma misma del cuerpo y sus dimensiones, la transición del cuerpo al cuello; cuello que tiene también sus dimensiones específicas y forma, al igual que el color “ámbar” de la botella, así como su capacidad, forman en conjunto, una apariencia comercial plenamente identificada por los consumidores, que es la apariencia misma del producto y por tanto, es especialmente valiosa para mi representada.

1.1.6    En particular, la apariencia característica de la botella PILSENER de 578 ml viene siendo usada para comercializar el producto en el Ecuador desde hace más de 100 años (ver anexo 4 de escrito de prueba 1), siendo perfectamente identificada por el consumidor, pues en este país no se comercializaba ni se comercializa marcas de cerveza de otros fabricantes distintos al grupo empresarial de CCN en envases de vidrio con las características de esta botella, ni tampoco otras bebidas de contenido alcohólico o no alcohólico.

1.1.7    Así, si bien el producto se vende en más de una presentación, y si bien podría ser vendido a futuro en cualquier otra nueva presentación, como por ejemplo en lata, en el caso específico de las botellas de 578ml y de 311ml, estos envases constituyen un activo intangible de importante valor para CCN, ya que forman parte de la marca e imagen comercial del producto, que es reconocida y preferida por los consumidores.

1.1.8    De otro lado, CERVESURSA, CERVECERIA SURAMERICANA S.A. (en adelante simplemente CERVESURSA, y hoy COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.) es a su vez una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de cerveza, y ha venido comercializando en la República del Ecuador, desde hace algunos años, cerveza bajo la denominación genérica BIELA, cerveza que, en todo caso, si ha venido siendo envasada en sus envases particulares (ver anexo 10 de escrito de prueba 1).

1.1.9    En diciembre de 2003 se hizo pública la compra del 80% de acciones de CERVESURSA por parte de la compañía de nacionalidad brasileña AMBEV (ver anexo 30 de escrito de prueba 1).

1.1.10    AMBEV, según se conoce por la información que ha venido siendo publicada en varios medios de comunicación, al igual que en la propia página Web de la compañía, nace como resultado de la fusión de las dos compañías más grandes fabricantes de cerveza del Brasil, Companhia Cervejaria Brahma y Companhia Antarctica Paulista (ver anexo 30 de escrito de prueba 1).

1.1.11    Adicionalmente, según se conoce también de la información publicada en importantes medios de comunicación (ver anexo 30 de escrito de prueba 1), la compañía AMBEV se ha fusionado recientemente con el grupo cervecero holandés denominado INTERBREW, para formar hoy en día, el grupo cervecero más grande del mundo.

1.1.12    CCN en su giro normal de actividades y buscando solamente actualizar sus registros, en diciembre de 2003 solicita el registro a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI de ocho (8) diseños de botella, a través de diez y seis (16) solicitudes de registro. Estas solicitudes de registro, entre las que se encuentra la presente, recibieron oposiciones por parte de CERVESURSA en mayo de 2004.

1.1.13    Sería razonable pensar que una compañía como AMBEV, constituida en el país como COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. (en adelante simplemente AMBEVECUADOR), y que según se conoce absorbió a CERVESURSA (por lo que es su sucesora en derecho) introduciría sus productos al Ecuador con marcas y presentaciones distintas a las de su competencia, justamente para diferenciarse.

1.1.14    Al contrario de lo que hubiera sido una leal incursión de un gigante en el mercado ecuatoriano, AMBEV a través de CERVESURSA, inició trámites de registro sanitario en el Instituto de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” en Guayaquil en junio de 2004, para distintas marcas de productos en envases iguales a los de 578ml y confundiblemente similares a los de 311ml de capacidad de CCN.

1.1.15    Lo anterior originó que se presente por parte de CCN ante este Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una acción de tutela administrativa, la que aún se encuentra en trámite bajo el No. 353/2004 MAM, y en cuyo expediente se encuentra todo el material probatorio que demuestra de manera fehaciente la intención de AMBEVECUADOR de comercializar cerveza en botellas iguales a las de CCN.

1.1.16    Adicionalmente a la tutela administrativa y como consecuencia de la misma, existe una supuesta e inexistente nulidad de registros de marcas solicitada por CERVESURSA ante el Director Nacional de la Propiedad Industrial, siendo el órgano competente para conocerla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Art. 228 de la Ley de Propiedad Intelectual – LPI en relación con la Disposición Transitoria Décima de la misma Ley), reclamada ejerciendo un recurso de revisión de acuerdo con el Art. 227 de la LPI y Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE, que había caducado en tres años a contarse de la expedición de los títulos (el título más reciente fue expedido hace aproximadamente 8 años).

1.1.17    Se presentó también por parte de CERVESURSA una demanda solicitando la nulidad de los registros de CCN ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el que tiene sede en Portoviejo, no obstante que CERVESURSA (hoy AMBEVECUADOR) y CCN tienen su domicilio en Guayaquil y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial su domicilio en Quito, desconociendo la primera regla de la competencia, en razón del territorio.

1.1.18    Además, AMBEVECUADOR presentó una tercera y última, por lo menos al momento, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, para solicitar la nulidad de las mismas marcas de CCN, proceso que se encuentra en trámite y en donde este mismo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de su Presidente, ha defendido ya la legitimidad de los certificados otorgados a favor de CCN.

1.1.19    Finalmente, se encuentra en curso también un proceso civil iniciado por CCN por imitación de signos distintivos y competencia desleal en contra de AMBEVECUADOR, ante el Juzgado Octavo de lo Civil de Guayaquil, en el que mediante auto del 7 de octubre de 2004, se dictó medidas cautelares en contra de esta compañía por los evidentes actos de competencia desleal e imitación de marcas que estaba realizando en perjuicio de los legítimos intereses de CCN.

1.1.20    Todos estos antecedentes, al igual que las pruebas que se han aportado en este proceso, demuestran la inequívoca intención –a esta época declarada ya frontalmente- de AMBEVECUADOR de comercializar cerveza en el Ecuador en botellas iguales a las que se usan para envasar los productos de CCN; botellas que constituyen marcas registradas y parte fundamental de la imagen de los productos de mi representada.

1.2    Antecedentes del proceso de oposición

1.2.1    La solicitud de registro de CCN denominada DISEÑO DE BOTELLA, fue presentada a trámite el 11 de diciembre de 2003 para proteger productos de la Clase Internacional
No. 32. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 468.

1.2.2    El 19 de mayo de 2004, CERVESURSA (hoy AMBEVECUADOR) presentó oposición a la solicitud de registro.

La oposición fue notificada a CCN el 24 de junio de 2004 y alega en lo principal que: la solicitud de CCN carece de distintividad; se trata de un forma usual de envases; había sido solicitada de mala fe; a través de la solicitud se pretendía consumar un acto de competencia desleal; se pretendía abusar de una supuesta posición dominante y del derecho; que el caso se habría decidido en el exterior y en el extranjero; y que no era aplicable la teoría del “secondary meaning” al caso.

Adicionalmente, adjunto a la oposición, CERVESURSA presentó diverso material supuestamente probatorio.

1.2.3    Por su parte, CCN contestó a la oposición presentada por CERVESURSA (hoy AMBEVECUADOR) dentro del término legal correspondiente, esto es, el 5 de agosto de 2004. En la contestación, negó fundamentadamente todos los fundamentos de hecho y derecho de la oposición presentada por la contraparte.
1.2.4    En la misma fecha, 5 de agosto de 2004, CERVESURSA presentó material probatorio adicional mediante el que pretendía probar los argumentos de su oposición. Sin embargo, no lo logró.

1.2.5    Dentro del término legal correspondiente –el 24 de septiembre de 2004-, CCN presentó a su vez abundante material probatorio, el que fue exhaustivamente comentado en el mismo escrito de prueba al que fue adjuntado.

1.2.6    CERVESURSA ha presentado a través de varios otros escritos, específicamente del 17 de septiembre, 15 de noviembre, 25 de noviembre y 26 de noviembre de 2004 alegatos adicionales en derecho.

1.2.7    En este escrito, paso a realizar la difícil tarea de comentar y analizar los argumentos de CERVESURSA.

Y la considero difícil ya que cualquier argumento que se pueda presentar –debidamente sustentado- para CERVESURSA no vale nada; difícil ya que a pesar del abundante material probatorio presentado por CCN sigue CERVESURSA (AMBEVECUADOR) insistiendo en la irregistrabilidad de las marcas solicitadas en franca contradicción con sus actuaciones en el exterior; y difícil, finalmente, porque si los autores de la doctrina más autorizada en materia de Propiedad Industrial están simplemente equivocados –a pesar de que en un principio eran frecuentemente citados por la contraparte- habría que refundar el derecho de Propiedad Industrial.

En especial, y sin perjuicio de que por separado analizaré otros puntos de hecho y derecho muy relevantes para el proceso, paso a analizar lo siguiente:

–    ¿Qué es lo “usual”? Análisis de la prohibición de registrabilidad en las normas aplicables.

–    La supuesta necesidad de que las botellas de CCN sean raras, novedosas, peculiares, de elevada y notable distintividad, etc.

–    ¿Qué son las marcas débiles? ¿Es la botella solicitada una marca débil? Porqué no existe la supuesta contradicción de J. Otamendi.

–    Pruebas aportadas al proceso por CCN sobre las que CERVESURSA, y ahora AMBEVECUADOR, ni siquiera se han pronunciado.

…