Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos

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 Presentación

Los signos distintivos en un mundo globalizado como el actual merecen una especial discusión y estudio. Es fundamental tener presente cuáles son los requisitos que deben tener estos signos para poder ser objeto de registro, como son: la distintividad (requisito de especial importancia e imprescindible) la percepción sensorial y la representación gráfica. De igual manera, las reglas que debemos de tener siempre presente para obtener el registro de tales signos distintivos, con el objeto de impedir la afectación de terceros o la confusión de los consumidores. En el mismo orden, el que los titulares de signos distintivos sepan que tales signos son para utilizarlos, esto es, para aplicarlos a un producto que se pondrá en el comercio, de lo contrario corren el riesgo de perder su registro por la vía de la cancelación. ANTECEDENTES

1.- Antecedentes Históricos:

Una vez que el hombre se convirtió en un sujeto de derecho, a través de relaciones de tipo comercial, esto es, una vez que el hombre se convirtió en generador de riqueza mediante la producción de un producto o la prestación de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba. Esto dio origen, especialmente con la revolución industrial (elaboración de productos en serie) a que se haga necesario identificar (con mayor precisión, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y servicios a efectos de, en primer término, identificar al fabricante.

Los griegos, por ejemplo, utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial, lo referente a alfarería y a esa forma de “marcar” la denominaron sigilla. Por su parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de construcción. Quizás, es aquí, donde encontramos las primeras normas (muy elementales por supuesto) que determinan algún tipo de disposición sancionadora, respecto del tema. Es así que la Ley Cornelia penaba el uso de un nombre falso. Se cree que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad.

Luego fue común marcar una casa, con el objeto de identificar a quien vivía en ella. Esto originó, en casas que no se dedicaban solo a la vivienda, sino al comercio, una especie de identificación de tipo comercial sobre el producto que se elaboraba (marca); o, sobre el establecimiento de comercio (nombre comercial).

Igualmente se marcaban a los animales (lo cual sigue haciendo en la actualidad) y, también, se marcaban objetos que eran transportados en largas distancias.

El profesor Guillermo Cabanellas nos indica algo de particular interés, cuando se refiere a las marcas en la Edad Media:

“…Pero el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas…”

En el mismo período de la edad media, se hacía ya referencia a conceptos muy en boga y que veremos más adelante cuando hablemos de las diferentes clases de marcas que existen, como son los de marca notoria y marca de alto renombre, al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo Ferrero a una especial defensa de las marcas que gozan de ciertos prestigio, las mismas que, por esa calidad –su prestigio-, deberían ser protegidas de terceros interesados en abusar, con un mayor grado.

Ya en la edad moderna, desde el siglo XVI se comienzan a expedir una serie de normas que tienen directa relación con la protección de determinados signos distintivos. Así, por ejemplo en 1512 el Consejo de Nuremberg emite un decreto con el objeto de proteger el signo AD, mismo que sería utilizado por Alberto Durero para identificar a sus obras; luego, en 1554 un Edicto de Carlos V protege tapices flamencos. Y, en Francia y Gran Bretaña se comenzaron a expedir normas que protegían a los titulares de una marca de la falsificación por parte de terceros.

Entre las más viejas leyes de marcas podemos seguir mencionando a la Ordenanza Prusiana del 18 de agosto de 1847. Ya, en la era moderna, encontramos a la ley italiana de 30 de agosto de 1868.

2.- Antecedentes en el Ecuador:

A manera de cuadro podemos citar lo siguiente, con el objeto de graficar la evolución cronológica de las normativas que, respecto a marcas, ha estado vigente en el Ecuador:

1.- PRIMERA APARICIÓN. EN LA CONSTITUCION DE 1835. ART. 99.

2.- SIMILAR DISPOSICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 Y 1878.

3.- PRIMERA LEY DE MARCAS 31 DE OCTUBRE DE 1899.

3.1.- CONVENIO FIRMADO POR EL ECUADOR CON FRANCIA “CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO”.

3.2.- PRIMERA REFORMA A LA LEY DE MARCAS. DECRETO LEGISLATIVO No. 2 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1900.

3.3.- SEGUNDA REFORMA LEY DE MARCAS. DECRETO LEGISLATIVO No. 7 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1901.

3.4.- TERCERA REFORMA LEY DE MARCAS. DECRETO EJECUTIVO No. 2 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1901.

4.- SEGUNDA LEY DE MARCAS. DECRETO LEGISLATIVO 23 DE OCTUBRE DE 1908.

4.1.- PRIMERA REFORMA. DECRETO LEGISLATIVO 8 DE SEPTIEMBRE DE 1914.

4.2.- SEGUNDA REFORMA 1923. CREO PODRÍA SER POR DECRETO EJECUTIVO DEL 30 DE ENERO.

4.3.- TERCERA REFORMA. DECRETO EJECUTIVO. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1927.

4.4.- CUARTA REFORMA. DECRETO EJECUTIVO DEL 22 DE MAYO DE 1928. EN EL REGISTRO OFICIAL DEL SIGUIENTE DÍA EN EL NÚMERO 659 SE REPITE PARTE DE LA LEY.

4.5.- QUINTA REFORMA. DECRETO EJECUTIVO 305 DEL 4 DE AGOSTO DE 1928.

5.- TERCERA LEY DE MARCAS. DECRETO EJECUTIVO 384 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1928.

5.1.- PRIMERA REFORMA. DECRETO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 6 DE DICIEMBRE DE 1928.

6.- DECRETO EJECUTIVO 159 DEL 9 DE AGOSTO DE 1937.

7.- DECRETO EJECUTIVO 171 DEL 9 DE AGOSTO DE 1937.

8.- EN 1944 SE PUBLICAN CUATRO DECRETOS QUE REGULARIZAN LA CONFISCACIÓN DE MARCAS POR LEYES DE GUERRA.

9.- EN 1954 SE FIRMA UN CONVENIO CON ALEMANIA “CONVENIO SOBRE PROPIEDAD INDUTRIAL, ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA”. POR EL CUAL SE DEVUELVE A LOS ALEMANES MARCAS CONFISCADAS POR LAS LEYES DE GUERRA.

10.- DECRETO LEGISLATIVO 2 DE NOVIEMBRE DE 1957.

11.- CODIFICACIÓN LEY DE MARCAS. REGISTRO OFICIAL 353 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1961; Y, R.O. 356 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1961.

12.- LA CONSTITUCIÓN DE 1967. BÁSICAMENTE EL ARTÍCULO 57.

13.- DECRETO SUPREMO 1257 DEL 10 DE MARZO DE 1977, VIGENCIA DECISIÓN 85.

14.- ACUERDO 519 DEL 28 DE JULIO DE 1981. CLASIFICACIÓN DE NIZA.

CONCEPTOS BÁSICOS DE MARCA Y REQUISITOS

1.- Concepto básico de marca (legal y doctrinario):

En estricto derecho marca no es sino un signo que nos permite distinguir un producto de otro producto. Así, por ejemplo, cuando queremos escoger entre dos colas, al distinguir (entiéndase también como diferenciar) podremos percibir visualmente cuál queremos entre una y otra y proceder a nuestra elección. Esto es, si estamos frente a una percha, donde hay diferentes marcas de colas por ejemplo, escogeremos la de nuestra predilección y si, en lugar de estar frente a una percha, donde el empresario pone a nuestra disposición determinada bebida, lo que hacemos es pedir directamente la de nuestra predilección, estaremos frente a lo que se llama “lealtad de marca”, principio basado principalmente en la inclinación que tiene un consumidor respecto de determinado producto que también puede nacer de lo que en publicidad y estudios de mercado se llama “top of mind”, es decir, lo que nos viene primero a la mente.

2.- Requisitos:

2.1.- Distintividad:

El primer requisito y el de mayor importancia es, sin lugar a dudas, el que se trate de un signo distintivo. No puede existir un signo que no guarde este principio así, no será distintivo el signo PEXI (para colas) ya que puede ser objeto de confusión con PEPSI. Lo que busca este principio es el evitar que el consumidor se confunda, respecto del producto que está solicitando. No tanto, en cuanto a la procedencia (función ahora menos importante) ya que este principio, si bien estudiado en forma doctrinaria, carece de la relevancia que tenía antes, en mi criterio, por la globalización, así como, por las licencias y franquicias, que hacen que un producto no sea necesariamente elaborado por el titular de la marca, bajo lo cual el principio de indicación del fabricante ya no tiene validez de antes.

Entre otros, el mejor ejemplo creo yo es el de ACEITE LA FAVORITA. Estoy seguro, que poca gente conoce, el cambio del paquete accionarial (no por una vez sino por dos) que ha tenido esa compañía en los últimos ocho años. Pasando, de la familia Vallarino a Unilever y, ahora finalmente, a la compañía con base en Manta LA FABRIL.

La distintividad es un concepto que ha sido acogido por la mayoría de legislaciones, a saber podemos mencionar:

“…Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica…”

“… A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica…”

“…Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios…”

“…Son susceptibles de registro como marca lo signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales…”

“…Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de sus misma especie o clase…”

“…Bajo la denominación de marca comercial se comprende todos signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera serial que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial…”

Igualmente, autores han definido en qué consiste y podemos indicar:

“…La marca es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público…”

“…el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola…”

“…son símbolos denominativas emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas…”

“…el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares…”

“…Es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros…”

“…La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro…”

“…La verdadera y única función de la marca es distinguir un producto o servicio de otros….”

“…Se ha sostenido, que la función indicadora de procedencia u origen del producto, es la función originaria de la marca, vigente cuando aún no existía un sistema de mercado tal cual lo concebimos hoy en día. En consecuencia, se señala que en la actualidad, la marca no tiene esta función, sino más bien la de distinguir un producto o servicio…”

Finalmente, la jurisprudencia no se ha quedado atrás y, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado:

“…De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser suficientemente distintivos. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares…”

“…La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad distintiva, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frentes a productos y servicios, que a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real estado de incertidumbre derivado de la similitud confusionista o del rasgo de confusión…”

“…La distintividad como requisito esencial de los signos marcarios, se exige aún en la Decisión 344 (artículo 81). De modo que si un signo no cumplió, al instante de ser presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no podía ser admitido como tal, y si de hecho lo fue, las normas comunitarias establecen la acción de nulidad de ese acto…”

“…En renglones anteriores se relievó la importancia de la necesidad de que un signo sea distintivo para que pueda registrarse como marca. Sin un signo no tiene el cuño distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a productos idénticos y similares y el consumidor pueda identificarlos entre sí, es irregistrable. La pérdida de distintividad conduce a que un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo y distinguible, y siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo, el que no los reúna, es irregistrable como marca…”

…