Alegato, dentro del Proceso de Casación
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SEÑORES MINISTROS (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA JUSTICIA):
Yo, Dr. Alfredo Gallegos Banderas, en mi calidad de mandatario de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., comparezco ante ustedes en el recurso de casación No. 347-2006 AB para presentar el siguiente informe en derecho que recoge los argumentos expuestos en la audiencia de estrados que se llevó a cabo el 7 de abril de 2008:
I.- NATURALEZA DEL RECURSO DE CASACIÓN.-
El recurso de casación no es una nueva instancia, por ello es inadmisible que la parte demandada haya introducido en la audiencia en estrados elementos totalmente ajenos a lo que constituye la casación interpuesta por mi representada (que una empresa filial de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. exportaba cigarrillos BELMONT a Venezuela a través de Curaçao o que existen otros países, fuera de Ecuador, que PHILIP MORRIS no tiene registrada la marca BELMONT (sino British American Tobacco Company). No puede tomarse en cuenta algo que no forma parte del recurso de casación planteado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
II.- LA CONTROVERSIA
1. PHILIP MORRIS INCORPORATED registró, bajo el No. 532-63, la marca BELMONT en Ecuador hace más de cuarenta años, en diciembre de 1963. Posteriormente mediante transferencia número 159 del 12 de julio de 1985, PHILIP MORRIS INCORPORATED transfirió la marca a su filial TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), el 6 de agosto de 1991 la filial de PHILIP MORRIS, INDUSTRIAS DE TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) se convirtió en propietaria de la marca. Después de algunas transferencias de la marca BELMONT a varias filiales de PHILIP MORRIS en Ecuador, mediante documento de cambio de nombre 783 del 21 de diciembre del 2001, la actual propietaria de la marca es PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
2. En abril de 1976, la compañía ecuatoriana TANASA, como se dijo antes, filial de PHILIP MORRIS, registró en Ecuador la marca El Extra Suave – hoy el registro ha sido cancelado.
3. La compañía INVERSIONES PLURIMARCAS C.A., es una compañía venezolana, cuyo único accionista es la C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES, compañía que en agosto de 1987 celebró una transacción con PHILIP MORRIS INC., antecesora en el derecho sobre la marca BELMONT, en cuya virtud, C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES reconoció que ningún derecho tiene sobre la marca BELMONT EN ECUADOR, cuando convino en allanarse a la demanda de nulidad de un registro ilegalmente obtenido por dicha compañía en el Ecuador en 1976. Posteriormente a ello, y a pesar del acuerdo firmado, INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., cuya principal accionista es C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES, solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE en Ecuador.
4. Al ser la compañía TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), propietaria de la marca “EL EXTRA SUAVE” –hoy cancelado-, y la compañía INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA), propietaria de la marca de fábrica “BELMONT” registrada bajo el número 532-63, desde el año 1963, para proteger productos de la clase internacional No. 34, es decir propietaria de una marca preexistente desde 1963 y además notoria en el Ecuador, presentaron, el 19 de mayo de 1994, observación al registro de la marca “BELMONT EXTRA SUAVE” solicitada por INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., para proteger productos contenidos en la clase internacional Num. 34.
5. Las observaciones presentadas por las compañías TANASA e ITABSA, por ser legales y procedentes, dieron lugar a que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial las acepte y por tanto rechace mediante resolución No. 0959905 de 15 de julio de 1997, la solicitud de registro de la marca solicitada INVERSIONES PLURIMARCAS S.A..
6. El 10 de octubre de 1997, las compañías INVERSIONES PLURIMARCAS S.A. y BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, al no encontrarse de acuerdo con la resolución expedida por el Director de la Propiedad Industrial, interpusieron recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra de la resolución No. 0959905. Dicho recurso correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1, dentro del juicio signado con el número 4250 CSA.
7. El 31 de enero de 2000, TANASA renunció al registro de la marca de fábrica El Extra Suave No. 1034.76 de 5 de abril de 1976, renuncia que fue aceptada en resolución de 1 de febrero de 2000, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en virtud de que el término se había convertido en un signo que en el comercio sirve para describir una de las características del producto que ampara dicha marca, como cigarrillos, siendo por tanto un término de uso común. Por lo tanto, la controversia sometida ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, se limitó a si la marca BELMONT de propiedad de PHILIP MORRIS desde 1963, se parece y puede causar confusión frente a la marca BELMONT solicitada por Inversiones Plurimarcas S.A, y British American Tobacco Company, seguida del término genérico y de uso común en la industria de cigarrillos “extra suave”.
III.- LA INTEPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN.-
1. Dentro del juicio 4250 CSA, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fecha 15 de abril del 2002, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, solicitó al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial de varias normas de la Decisiones 313, 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Así con fecha treinta de abril del 2003, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió su interpretación la misma que, de conformidad con lo que manda el Art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debió ser adoptada en la Sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito dentro del juicio 4250 CSA.
2. En la interpretación dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso, se recogen todos los planteamientos de mi mandante, concluyendo que: i) no procede el registro de un signo que incurra en una de las prohibiciones de registro, como la falta de distintividad y la imposibilidad de distinguir sus productos en el mercado en relación a los de terceros, que induzca a un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor; ii) que no procede el registro de una marca idéntica a una previamente registrada en el país miembro donde se solicite el registro, que ampare los mismos productos o servicios o similares de modo tal que pueda inducir a error; y, iii) que el derecho preferente de registro en el territorio comunitario rige siempre que no exista una marca previamente registrada en el País en que se quiera registrar la misma marca.
3. La conclusión primera de la interpretación prejudicial determina que “la marca, es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes idénticos o similares de otra. Los artículos 71 de la Decisión 313 y 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen que los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable, son: ser perceptible, ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica. Además no deberá hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señalan las Decisiones citadas”.
4. En correlación con lo expuesto, en la quinta conclusión de dicha interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consta lo siguiente: “No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o que se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que pueda inducir a los consumidores a error”.
5. Aplicando esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que la solicitud de registro del signo “BELMONT” seguida del término descriptivo y de uso común “EXTRA SUAVE”, con el que pretende protegerse productos de la clase internacional número 34 (cigarrillos), no es procedente en razón de que existe en el Ecuador un signo idéntico ya registrado, “BELMONT”, que protege productos de idéntica naturaleza a los que pretende proteger el actor; lo cual obviamente induce a error entre el público consumidor; razón por la que, el signo solicitado no puede ser registrado.
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