Dictamen Jurídico solicitado por la Empresa Philip Morris Products S.A. para su presentación ante la Corte Nacional de Justicia (Sala de lo Contencioso Administrativo), en el marco del recurso de Casación No. 347-2006 AB
Autor: Alejandro Daniel PEROTTI
SEÑORES MINISTROS
DE SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:
I. INTRODUCCIÓN
En mi carácter de profesor de Derecho de la integración y experto en Derecho comunitario, y ante las consultas de la empresa Philip Morris Products S.A. (en adelante, PMP), vinculadas a determinadas cuestiones suscitadas en el marco del recurso de casación N° 347-2006 AB, el cual tramita por ante vuestros estrados, creo conveniente, con la venia de este Órgano jurisdiccional, hacer algunas consideraciones que dada su innegable importancia para el presente trámite, podrían llevar a la estimación del recurso.
1. El recurso de casación tiene por fin atacar la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal N° 1 de lo Contencioso administrativo del Distrito de Quito (en adelante, TCAD-1 o Tribunal Distrital), del 1 de marzo de 2005, por la cual se declaró la ilegalidad de la Resolución N° 0959905 del Director Nacional de Propiedad Industrial, del 15 de julio de 1997 (en adelante, Resolución N° 0959905/97), la que fuera oportunamente confirmada por el Oficio N° DGAJ-1973295-MICIP del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, del 30 de septiembre de 1997 (en adelante, Oficio N° 1973295/97).
2. A manera de antecedentes conviene destacar: i) que la empresa Philip Morris Incorporated (en adelante, PMI) registró la marca “BELMONT” EN Ecuador (bajo el N° 532/63, del 12/12/63). ii) Asi-mismo, en 1976, Tabacalera Andina S.A. (en adelante, TANASA), filial de aquella empresa, registró (también en Ecuador) la marca “EL EXTRA SUAVE” (registro N° 1034/76, del 05/04/76; no obstante, posteriormente –el 31 de enero de 2000–, TANASA renunció al registro de la marca “EL EXTRA SUAVE”, cancelándose el mismo por resolución del Director Nacional de propiedad Industrial del 1 de febrero de 2000. iii) En 1976, la compañía C.A. Cigarrera Bigott Sucesores (en adelante, CBS) (accionista única de la firma Inversiones Plurimarcas S.A. –en adelante, IPSA–, de quien, a su vez, la empresa British American Tocabacco Company –en adelante, BATC– es la principal accionista) firmó un acuerdo con PMI por el cual reconoció no tener derecho alguno sobre la marca “BELMONT” en Ecuador, iv) A pesar de la existencia de dicho pacto, el 12 de febrero de 1993, IPSA requirió el registro de la marca “BELMONT EXTRA SUAVE”, siendo ello denegado por la Resolución N° 0959905/97 del Director Nacional de Propiedad Industrial, del 15 de julio de 1997 (confirmada a su vez por el referido Oficio N° 1973295/97); para así decidir la resolución mencionada hizo lugar a las oposiciones oportunamente presentadas por PMI y TANASA. v) Dicha denegatoria fue atada por BATC e IPSA, el 10 de octubre de 1997, por ante el TCDA-1 (proceso N° 4250 CSA), tribunal que -como se señaló precedentemente– acogió el recurso, declarando así la invalidez de la citada resolución N° 0959905/97.
3. En el carácter que antes he invocado, PMP me ha solicitado dictamen jurídico acerca de los siguientes extremos: A) ¿Cuál es el contenido de la interpretación prejudicial dado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA o Tribunal de Justicia), en el proceso 44-IP-2002, sobre posibilidad de confusión de marcas y términos descriptivos y genéricos?; B) ¿El TCAD-1, a través de su sentencia del 1 de marzo de 2005, ha dado acabada aplicación a los principios que surgen de la interpretación prejudicial del TJCA en el proceso 44-IP-2002?; C) En caso de ser negativa la respuesta a la Consulta B), ¿la sentencia del TDCA-1 ha violado el Derecho comunitario andino, en especial el artículo 35 del Tratado Constitutivo del TJCA (en adelante), TCTJCA)?; y D) ¿La Corte Nacional de Justicia a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, como órgano del Estado de Ecuador, tienen la obligación de suprimir dicha violación, dejando sin efecto la sentencia impugnada y dictando una nueva en la que se aplique la interpretación prejudicial?.
I. CONSULTA A): ¿Cuál es el contenido de la interpretación prejudicial dado por el TJCA, en el proceso 44-IP-2002, sobre posibilidad de confusión de marcas términos descriptivos y genéricos?.
1. Para comenzar, debe señalarse que la correcta comprensión de lo establecido por el TJCA en el proceso 44-IP-2002 resulta de vital importancia dado que dicha interpretación prejudicial le fue solicitada, precisamente, en el marco de la presente causa (hoy en estado de recurso de casación).
2. a) El riesgo de confusión marcaria –como causal de imposibilidad de registración de una marca por identidad o similitud de signos– fue condesada por el TJCA en sus conclusiones Quinta y Sexta, a cuyo tenor <<[n] o son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o que se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error>>− y <<[l] a determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia>>, respectivamente.
3. La justificación de ambos extremos interpretativos fue elaborada por el Tribunal de Justicia en el considerando IV de su resolución, por cierto el acápite más extenso de la misma, lo cual es demostrativo de la importancia de dicho órgano judicial asigna a la imposibilidad de registración de una marca por identidad o similitud de signos. Importancia que por cierto, también el legislador comunitario ha dejado acreditado si se repara que la disposición que inhibe el registro por dicha causal, como bien destacó el Tribunal de Justicia, figuraba, con el mismo tenor, tanto en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, como en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, ambas invocadas en el sub lite.
4. En este sentido, fue enfático el TJCA al señalar que las citadas normas prevén <<como prohibición el registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error>> Y ello es así, continuó el Tribunal de Justicia, dado que <<…“la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”…>>. Lo mencionado por el Tribunal de Justicia viene a significar que la marca debe tener entidad suficiente para distinguir o diferenciar al producto o servicio al cual ampara del resto.
5. La cualidad de identificación de la marca con el producto o servicio, y a la vez de distinción con relación a otros productos o servicios de un tercero, que debe contener el signo que se pretende registrar –a los fines de ser ello permitido por la normativa andina– debe ser claramente perceptible, aprehensible, por los consumidores. En efecto, si el signo cuyo registro se pretende, desde la perspectiva de los consumidores, no identifica los productos o servicios a los que corresponde con la entidad suficiente para distinguirlos de aquellos cobijados por una marca ya registrada o en proceso de registro, inducirá al público a error, lo cual es penalizado por el derecho andino con la irregistrabilidad de dicho signo.
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